El proceso de selección de una marca debe tomar en cuenta el "poder de venta" del signo en relación con los productos o servicios que se ofrecen al público. Esta fortaleza no siempre es percibida por el empresario, más allá del impacto publicitario inmediato, olvidando en ocasiones que las marcas, al igual que los productos o servicios que identifican, tienen como objetivo extender en el tiempo su eficacia distintiva y poder de recordación, para que llegue a ser "único" dentro de su categoría comercial. De allí que deba evitarse la escogencia de un "signo débil", de uso frecuente para designar productos o servicios de la misma clase, pues una marca de esa naturaleza debe admitir la coexistencia con otras similares.

Pero la fortaleza de una marca (y su "eficacia distintiva") no constituye algo estático, ya que la dinámica del mercado puede hacer que una marca "normal" (o, incluso fuerte), se debilite, especialmente cuando la defensa del signo no está respaldada por estrategia efectiva de mercadeo. Como quiera que la vida útil de una marca está ligada al éxito del producto o servicio que identifica, y a los resultados de una política de fortalecimiento y seguimiento de su uso en distintas campañas y medios publicitarios que se desarrollen a través del tiempo, las labores de protección del empresario sobre su marca no finalizan con el acto formal de concesión por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Así, la elección y posterior seguimiento de la evolución de una marca debe tomar en cuenta el riesgo potencial o razonable de que la marca se "vulgarice" o se "diluya", porque se rompa la asociación marca/producto/servicio y resulte que en la mente del consumidor no se evoque un bien o servicio determinado, sino su género o sus características. Ese riesgo puede correrse cuando se elige como marca a una denominación en otra lengua (en particular un idioma de uso frecuente en el país: inglés, portugués, italiano, francés), y dicha expresión, en esa otra lengua, es apenas descriptiva (porque señala las características, contenido o calidad del producto o servicio) o genérica (si se limita a mencionar el tipo de bien o actividad), de modo que, tarde o temprano, especialmente por la "globalización" de la actividad publicitaria y de las telecomunicaciones, el "sector interesado" (empresarios y consumidores) conocerá el significado de la expresión extranjera y asociará el signo registrado con el género o la clase de los productos o servicios, y no con el origen empresarial de uno de ellos. Otro factor a tomar en cuenta al elegir un signo es determinar, previamente, las expectativas en relación con los productos o servicios sobre los cuales se desea que el público asocie el origen industrial o comercial.

Ello tiene sentido cuando el proyecto empresarial prevé la manufactura o comercialización de diversos bienes o servicios que emanan de una misma línea de producción, o de actividades conexas entre sí, de manera que la asociación "empresario-producto-servicio-consumidor" puede surgir de una palabra o una figura común, con las adiciones que permitan distinguir cada uno de esos bienes o servicios, lo que hace que el consumidor considere que cada uno de ellos tiene el mismo origen empresarial. Es lo que se llama "familia de marcas". Así, la elección de un signo a registrar debe explorar la posibilidad de construirse en una "familia de marcas", lo que permitiría excluir a cualquier tercero en el uso del elemento común a todas ellas. Adicionalmente, y en la medida en que las expectativas lo permitan, una estrategia empresarial debe dirigirse a lograr que el signo distintivo adquiera la condición de "notoriamente conocido", lo que le permite al empresario excluir a cualquier tercero, no solamente para el uso de la misma marca en las clases para las cuales se haya registrado, sino también en relación con cualquier otro tipo de productos o servicios.

Pero la notoriedad de una marca no es una concesión gratuita, sino una licencia del Estado a un signo que ha adquirido un grado de reconocimiento excepcional por parte de los "sectores interesados", al menos en el mercado nacional. Circunstancia que debe ser comprobada ante la autoridad mediante criterios como la extensión de su conocimiento en el público; la intensidad, el ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca; la antigüedad del signo y su uso constante, así como los análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distingue el signo.

Sin embargo, la notoriedad no constituye un concepto estático, porque una marca "normal", gracias al esfuerzo empresarial, puede adquirir notoriedad, así como una marca "notoria" puede "vulgarizarse", cuando por la propia dinámica del mercado (o por la negligencia del empresario), el público llega a asociar la marca, en su momento considerada "notoriamente conocida", con el género de los productos o servicios y no con su origen empresarial. Además, fruto de la dinámica comercial contemporánea donde medios de publicidad novedosos se han incorporado eficientemente a los tradicionales (i.e. redes digitales de información, donde la Web resulta la "punta de un iceberg" en evolución), la comunidad empresarial se ha visto obligada a "digerir" rápidamente conceptos tecnológicos para incorporarse a la carrera de posicionamiento en estos nuevos ambientes de negocios, por lo que el concepto de construcción y protección de marcas ha cobrado un nuevo matiz dentro del mundo ciberespacial.

Como quiera que uno de los primeros temas en despertar inquietudes desde la óptica legal ha sido el relacionado con la manera de identificarse en internet, a través de los altamente conocidos nombres de dominio, no es casual entonces el gran interés suscitado en períodos recientes, en cuanto a: (1) ¿Cómo obtener protección virtual para los signos distintivos tradicionalmente usados en el tráfico comercial?, y, (2) ¿Qué mecanismos legales se ponen a disposición de quien teme la infracción de sus derechos marcarios en el mundo ciberespacial? Por suerte, el crecimiento intempestivo del comercio electrónico a nivel mundial empieza a ser acompañado de medidas y procedimientos que han venido reconociendo la vigencia de los derechos sobre marcas en el terreno virtual. No obstante, resulta recomendable que dentro de una política integral de protección de los importantes activos empresariales que constituyen el portafolio marcario de una sociedad mercantil y para evitar desagradables sorpresas, se incluya la obtención de los derechos de uso derivados de la asignación de la marca como nombre de dominio, dentro de las jurisdicciones de interés para el titular del signo distintivo en cuestión.

Además, y aun cuando la flexibilidad del sistema de asignación de nombres de dominio permita el registro de expresiones irregistrables como marcas (por ejemplo, términos genéricos como "carro" o descriptivos como "caramelo dulce"), no debe olvidarse que las proyecciones mostradas a corto y mediano plazo por el comercio electrónico, aconsejan utilizar para la elección de nombres de dominio que identificarán un sitio en la Web, reglas similares a las usadas para seleccionar la marca que identificará a un producto o servicio en el ambiente tradicional de los negocios.

De no hacerse así siempre se estará expuesto a los riesgos comerciales previamente comentados en este artículo (recuérdense los conceptos de "signos débiles", "vulgarización de marcas" y coexistencia de marcas similares), o lo que podría ser peor, el interesado podría enfrentarse al obstáculo de que su, en principio, "exitoso" nombre de dominio, carece de protección marcaria alguna, con la debilidad que ello puede generar dentro de las ya tan cotidianas negociaciones de alianzas, fusiones y adquisiciones entre agentes presentes en el comercio electrónico.