El convenio de París obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra ya notoriamente conocida en ese país. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de éstas resulta del hecho de su notoriedad, lo cual se considera justificado en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

La marca en cuestión debe ser "notoriamente conocida". Ello tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca. Una marca que no ha sido usada comercialmente en un país puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en él debido a la publicidad que ahí se efectúa o a las repercusiones que tiene en el país la publicación hecha en otros países. Sin embargo, algunos países exigen que la marca se haya usado efectivamente en su territorio como condición para acordarle la protección especial como marca notoriamente conocida.

La protección de una marca de este tipo en virtud del artículo 6bis del Convenio de París es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos idénticos o similares. Es decir, que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue. Corresponderá a las autoridades administrativas o judiciales del país en que se reclame la protección determinar si esta condición se cumple o no. El convenio no impide que los países miembros acuerden a las marcas notorias una protección más amplia que la prevista en el artículo 6bis, por ejemplo, sin limitar su aplicación con la regla de la especialidad.

Los países miembros están obligados a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de medidas:a) denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva; b) cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y c) prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

Las normas internacionales, regionales y nacionales, que contienen disposiciones sobre marcas notorias, generalmente, no contienen una definición de esas marcas. Sin embargo, algunas normas recientes contienen definiciones basadas en elementos o aspectos a tener en cuenta al definir la notoriedad, o prevén una lista no exhaustiva de factores circunstanciales o criterios cuya ocurrencia en un caso concreto indicaría que una marca es notoria.

El Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) introduce mayor precisión al respecto. Su artículo 16.2 estipula que para efectos de determinar si una marca es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta su notoriedad en el sector pertinente del público. Esta disposición constituye el nivel mínimo de protección. En consecuencia, los miembros no podrán requerir que la marca sea conocida entre personas distintas de las del sector pertinente del público al cual están dirigidos normalmente los productos o servicios que la marca distingue. Una condición más difícil de cumplir –por ejemplo, que la marca sea conocida por la totalidad del público consumidor–, implicaría reducir las posibilidades de proteger una marca como notoria, y por lo tanto reducir la protección de esas marcas por debajo del nivel mínimo exigido por el ADPIC.

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